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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：谢有林 郭苑芳 广东哲诚律所
原标题：以“JOYO FOTIE”商标无效宣告行政诉讼案，探究不正当手段注册的审理标准
在本文所述案件中，卓越公司名下除11类7个商标外，在其他类别仅申请7个商标，北京知识产权法院据此认定其构成“其他不正当手段取得”之情形，实体上是较早确立了不以使用为目的恶意商标注册申请的数量标准，即使在7-14个商标的范围内也可以认定为“其他不正当手段取得”注册的法定条件，明确恶意注册的相对数量标准。恰逢，在我国处于知识产权数量大国到知识产权质量强国的战略转型的时代背景下，对于如何认定“恶意囤积、不使用注册”的量化标准有典型的指导意义。
一、案情概要
1.评审阶段
宁波方太厨具有限公司（以下简称：方太）创建于1995年，业务涉及厨房电器、集成厨房以及海外事业三大领域，其中“FOTILE方太”品牌专注于厨房电器，2005年“方太”商标被国家工商总局商标评审委员会在厨房炉灶、吸油烟机上认定为“驰名商标”，2021年3月浙江高院再次司法认定为“驰名商标”，在海内外享有极高的知名度和美誉度。
2017年10月11日，宁波方太厨具有限公司（以下简称：方太公司）以卓越电器（深圳）有限公司（以下简称：卓越公司）注册的第19638701号“
”商标（以下简称“争议商标”）涉嫌抢注并恶意混淆性使用为由，向国家知识产权局（原国家商标评审委员会）提出无效宣告申请。申请理由为：第一、争议商标与方太在先注册的第970812号“
”、第1150881号“
”、第5298880号“
”及第5298882号“
”引证商标构成近似（详见表二），争议商标违反《商标法》第三十条；第二、卓越公司在不同类别恶意抢注一系列与方太驰名商标等近似的商标，包括“joyofotie”、“卓越方太”、“joyofotie卓越方太”等，并在销售宣传使用中进行混淆性使用。
同时，提出四十四条一款“以其他不正当手段取得注册”的情形对卓越公司名下的十余件商标注册的意图提出质疑，迫使卓越公司提交已经投入使用的相应证据。但卓越公司在答辩中并未提交任何使用证据。为国家知识产权局认定争议商标近似和其他不正当手段取得的恶意注册奠定法律和事实基础。
表二（争议商标与引证商标对比）
经审查，国家知识产权局于2018年9月12日以争议商标违反《商标法》第三十条、四十四条第一款规定裁定争议商标无效。
2.行政诉讼阶段
2018年12月6日，卓越公司不服国家知识产权局裁定，向北京知识产权法院提起诉讼，诉由为：第一、申请商标与引证商标在注册形式字体本身不构成近似；第二、诉争商标系正常经营需要且已经大量投入使用，不存在抄袭、摹仿他人注册商标之故意。
方太公司主要答辩理由为：
第一：就引证商标“Fotile”商标知名度强化举证，并同时对“Fotile”本身的显著性加以举证。结合卓越公司的“卓越方太”申请记录、网络店铺名称使用“卓越方太”等证据，进一步佐证争议商标中“Fotie”词汇与中文词汇“方太”的对应关系。从而证明卓越公司摹仿和实际使用具有攀附方太公司“方太Fotile”商标知名度的主观故意。
第二：全面收集卓越公司实际使用商标过程中恶意向方太引证商标靠拢的客观事实证据，并及时固定卓越公司在淘宝、官方网站以及其他宣传平台的宣传使用证据。卓越公司实际使用过程中的主观恶意增加了商标近似判断高度可能性，以及导致消费者混淆的可能性；同时也辅助证明了第四十四条“不正当手段”主观故意要件。
第三：洞察卓越公司提交的使用证据缺陷，突出其不当手段注册和囤积的恶意，包括：1、产品型号存在手写为“方太”型号，使用标识“卓越方太”作为淘宝掌柜名、www.joyofotie.com作为域名等刻意向方太驰名商标靠拢，意图构成消费者的混淆。
2、卓越公司在不同类别恶意抢注一系列（共14件，见表三），除在第11类部分电器上使用外，在其他类别的7个注册的均没有提交任何使用证据。
3、结合前述理由可以佐证卓越公司虽然只申请注册了14个商标，但方太的证据证明卓越公司存在恶意攀附方太驰名商标的意图，且在多个类别非以使用目的恶意注册，扰乱商标注册秩序，损害社会公共利益，构成商标法四十四条第一款“以其他不正当手段取得的”情形。
表三（卓越公司注册的商标列表）
二、法院裁判结果
1.北京知识产权法院采纳方太公司及国家知识产权局答辩主张，认定争议商标构成《商标法》第三十条以及第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册的”情形、作出维持国家知识产权局无效宣告裁定的判决[（2018）京73行初12368号]；
2.北京市高级人民高院二审维持一审判决的行政判决[（2020）京行终1542号]。
三、案件的典型意义
1.2019年修订《商标法》第四条首次增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请”条款，与2016年《商标审查和审理标准》中“将缺乏使用意图的大量商标申请”和“申请多件与他人商标相同或近似商标”构成《商标法》四十四条第一款“以其他不正当手段取得”的情形形成上位法与规章的呼应。但司法实践中对如何理解“大量、多件”没有相关司法解释和在先的司法判例。
本案中，卓越公司名下除11类7个商标外，在其他类别仅申请7个商标，北京知识产权法院据此认定其构成“其他不正当手段取得”之情形，实体上是较早确立了不以使用为目的恶意商标注册申请的数量标准，即使在7-14个商标的范围内也可以认定为“其他不正当手段取得”注册的法定条件，明确恶意注册的相对数量标准。恰逢，在我国处于知识产权数量大国到知识产权质量强国的战略转型的时代背景下，对于如何认定“恶意囤积、不使用注册”的量化标准有典型的指导意义。也是贯彻落实党中央、国务院《关于强化知识产权保护的意见》规制商标恶意注册的应有之义。
2.商标近似的判断标准，不应当仅停留在标识的物理要素比对，还需要考虑引证商标的知名度和诚实信用的原则，本案中引证商标“Fotile”基于“方太”驰名商标的音译，结合方太的证据足以为其赋予更强的显著性和排他性，增加争议商标与引证商标近似判定的考量因素。卓越公司在使用过程中恶意向方太知名商标形式靠拢，实质上是在刻意追求消费者的混淆的市场效果，该商标权利不存在法律保护的正当性，该案件是我国在强化知识产权保护过程，贯彻《商标法》第七条的诚实信用的原则和遏止恶意抢注的重要案例，该案件被广东知识产权保护协会评选为2020年广东知识产权推荐学习案例。
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作者：谢有林 郭苑芳 广东哲诚律所
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
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